• Thứ Hai, 22/08/2011 09:36 (GMT+7)

    Lưu ý : khi chuyển giao công nghệ

    Hoàng Vân
    Khi giao kết hợp đồng mua, bán, chuyển giao công nghệ (CGCN), doanh nghiệp (DN) sẽ gặp rắc rối nếu không lưu ý đến các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT).
     

    Quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) rất quan trọng. Các đối tượng quyền SHTT thường gắn liền với các công nghệ chuyển giao như: sáng chế, bí quyết kỹ thuật, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, kiểu dáng, phần mềm máy tính… Nếu không xác định rõ, DN có thể sẽ gặp rắc rối khi thực hiện hợp đồng CGCN.

    Tình huống bất ngờ…

    Bà Hoàng Tố Như, Phó Phòng SHTT, Sở KHCN TP.HCM dẫn tình huống khó xử từng xảy ra: Một công ty Việt Nam mua toàn bộ dây chuyền sản xuất của một công ty nước ngoài, trong đó bao gồm cả khuôn mẫu để sản xuất ra sản phẩm (SP). Hai bên không lập hợp đồng CGCN mà chỉ ký hợp đồng mua bán thiết bị.

    Trong hợp đồng, các bên chỉ thỏa thuận: Bên bán cho bên mua sử dụng nhãn hiệu trong 1 năm mà không đề cập đến các đối tượng khác của quyền SHTT. Hết thời hạn được phép sử dụng nhãn hiệu, bên mua thiết kế nhãn hiệu mới và quảng cáo hình ảnh, SP do mình sản xuất trên bao bì với nhãn hiệu mới thiết kế bắt mắt.

    Nhưng bất ngờ, bên mua bị bên bán kiện vì có hành vi quảng cáo SP có hình dáng không khác biệt với kiểu dáng mà bên bán đã được bảo hộ. Bất ngờ hơn, hình dáng SP được sản xuất bởi chính khuôn mẫu mà bên bán đã bán cho bên mua. Cuộc tranh chấp diễn ra!

    Bên bán cho rằng, quyền SHTT đối với kiểu dáng của họ đã đăng ký và được cấp bằng bảo hộ. Mặt khác, hai bên không hề có thỏa thuận gì về kiểu dáng công nghiệp (thuộc quyền sở hữu của bên bán trong hợp đồng mua, bán hàng hóa) nên họ hoàn toàn có quyền kiện nếu bên kia sử dụng mà không được họ cho phép.

    Bên mua lý giải: “Đã mua khuôn mẫu, tôi được quyền sản xuất và quảng cáo SP. Nếu kiện tôi xâm phạm quyền SHTT, bên bán đã có hành vi không trung thực trong kinh doanh, cố tình không thông báo về quyền SHTT khi giao kết hợp đồng mua bán thiết bị”.

    Bà Như nhận định, chuyện tưởng đơn giản nhưng không dễ giải quyết vì bên nào cũng có lý. Theo Luật SHTT, kết quả nghiêng về bên bán, nhưng theo Luật Dân sự thì nghiêng về bên mua. Sự kiện này nhắc nhở: để tránh những tình huống khó xử như trên, các bên nên quan tâm đến quyền SHTT khi lập hợp đồng mua bán thiết bị hoặc CGCN.

    Thiếu kinh nghiệm pháp lý

    Bà Như còn nhận thấy hầu hết các DN hiện nay đều thiếu kinh nghiệm trong chuyển giao. Đối với trường hợp trên, có thể bên bán không có ý đồ xấu khi không thỏa thuận với bên mua về kiểu dáng công nghiệp mà họ được xác lập quyền. Nhưng khi sử dụng, bên mua lại lấy hình ảnh, SP ra quảng cáo trên bao bì nên bên bán mới kiện. Và chính việc kiện này khiến người ta nghĩ rằng bên bán có ý đồ xấu!

    DN quan tâm đến các đối tượng SHTT từ khi đàm phán đến khi ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và mua bán thiết bị

    Còn bên mua, vì thiếu hiểu biết nên không quan tâm xem khuôn mẫu bán có hay không quyền SHTT nên không thỏa thuận việc chuyển giao. Và bên mua nghĩ đơn giản là khi sản xuất từ khuôn mẫu đó họ có quyền quảng cáo, từ đó dẫn đến bị kiện.

    Do vậy, DN cần lưu ý đến các thỏa thuận đối với các đối tượng quyền SHTT: chuyển quyền sở hữu hay cho phép sử dụng nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, phần mềm máy tính; cho sử dụng độc quyền hay không độc quyền, thời hạn được sử dụng bao lâu; người nhận sử dụng có được phép ký chuyển quyền sử dụng cho bên thứ ba; cải tiến kỹ thuật; phí cấp quyền sử dụng; phương thức thanh toán…

    Quan tâm từ đàm phán

    Theo pháp luật hiện hành, nếu trong các hợp đồng CGCN có các đối tượng quyền SHTT thì các bên phải lập hợp đồng chuyển giao quyền SHTT riêng. Các đối tượng quyền SHTT phát sinh quyền trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ như: Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu thì việc chuyển giao bắt buộc phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

    Trong chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng trên, hợp đồng phải lập bằng văn bản, có thể đăng ký hoặc không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu không đăng ký thì hợp đồng có hiệu lực giữa hai bên nhưng không có giá trị pháp lý với bên thứ ba.
     

    Khi giao kết hợp đồng chuyển giao quyền SHTT trong hợp đồng CGCN, các bên cần lưu ý đến thời hạn bảo hộ của văn bằng để tránh trường hợp văn bằng không còn hiệu lực. Chẳng hạn, đối với bằng “Sáng chế”, thời hạn bảo hộ là 20 năm; bằng “Giải pháp hữu ích” thời hạn bảo hộ 10 năm, nhưng nếu không đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm thì văn bằng chấm dứt hiệu lực.

    Với bằng độc quyền, kiểu dáng công nghiệp, hiệu lực 5 năm có thể gia hạn tiếp 2 lần, mỗi lần 5 năm. Đối với “Giấy chứng nhận nhãn hiệu”, hiệu lực là 10 năm có thể gia hạn nhiều lần mỗi lần 10 năm, nếu hết hạn mà không gia hạn, văn bằng sẽ chấm dứt hiệu lực.

    Đồng thời, cần lưu ý đến chủ sở hữu được ghi nhận trên văn bằng. Đôi khi, đối tượng quyền SHTT thuộc quyền sở hữu của bên giao nhưng trên văn bằng không thể hiện. Tình trạng này do nhiều lý do. Chẳng hạn: trước đó chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn, sau chuyển thành công ty cổ phần. Công ty này quên không sửa đổi chủ sở hữu nên khi chuyển giao lại không được phê duyệt.

    Hoặc địa chỉ của chủ sở hữu có thể thay đổi nhưng không làm thủ tục sửa đổi văn bằng. Đến khi thực hiện việc chuyển giao có thể xảy ra tình trạng bị từ chối với lý do bên giao là một pháp nhân khác.

    ID: B1108_65